joomla
ЗМІСТ ТА СТРОК ЧИННОСТІ ПРАВ СУБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ
Юридичний вісник


УДК 347.122.722

Л. Романадзе,

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права Національного університету «Одеська юридична академія»

Основні норми щодо торговельних марок в чинному законодавстві України містяться у Цивільному кодексі Украї­ни, Господарському кодексі України та у Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 груд­ня 1993 р. № 3689-ХІІ зі змінами та до­повненнями.

Відповідно до ст. 493 Цивільного кодексу України, суб’єктами права ін­телектуальної власності на торговельну марку є фізичні та юридичні особи. Згід­но зі ст. 5 Закону України «Про охоро­ну прав на знаки для товарів і послуг», право на отримання свідоцтва України на знак для товарів і послуг має будь - яка особа (фізична або юридична), об’єднання осіб або їх правонаступни­ки.

Закріплені в законодавстві Украї­ни положення щодо переліку суб’єктів права інтелектуальної власності на торговельну марку цілком відповіда­ють Паризькій конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року, яка гарантує будь-якій особі право на подання заявки для реєстра­ції прав на торговельну марку, проте викликають досить ґрунтовну критику з боку деяких науковців та практикуючих юристів. На теперішній час в Україні торговельні марки реєструються на ім’я фізичних осіб. Закон не містить ніяких вимог щодо фізичної особи, яка може бути власником торговельної марки та її діяльності. Однак, якщо виходити із сутності поняття торговельної марки, то можна дійти висновку, що суб’єктом права інтелектуальної власності на тор­говельну марку не може бути будь-яка особа. Право на одержання свідоцтва на торговельну марку може мати лише особа, яка виробляє товари або надає послуги. Відповідно суб’єктами права на торговельну марку можуть бути лише фізичні та юридичні особи, які здійсню­ють господарську діяльність.

У зв’язку з тим, що суб’єктом прав на торговельну марку може бути фізич­на особа без будь-яких обмежень, існує наступна важлива проблема. В Україні є достатньо поширеною ситуація, коли мають місце недобросовісні реєстрації прав на торговельні марки на користь фізичних осіб, які не мають наміру ви­користовувати їх під час господарської діяльності. Головною метою таких реєстрацій є перешкоджання у вико­ристанні торговельних марок особам, які добросовісно використовували їх у своїй господарській діяльності, вклада­ли гроші в рекламу продукції під цими торговельними марками, але через ті чи інші причини не встигли подати на них заявки і одержати права [1].

В цьому зв’язку заслуговує на ува­гу відповідний досвід Російської Феде­рації. Так, ст. 1478 Цивільного кодексу Російської Федерації встановлено, що володільцем виключного права на то­варний знак може бути лише юридична особа або індивідуальний підприємець. Отже, не кожна фізична особа може бути в РФ суб’єктом прав на товар­ний знак. Для набуття такого права відповідний громадянин повинен бути зареєстрованим як індивідуальний під­приємець, тобто здійснювати підприєм­ницьку діяльність. Виходячи з того, що торговельна марка призначена саме для індивідуалізації діяльності та продукції суб’єктів підприємницької діяльності, а отже, з огляду, на природу самого об’єкта, такий підхід до визначення суб’єкта прав на торговельну марку слід вважати досить обґрунтованим [2].

Крім того, на відміну від Російської Федерації, в Україні право інтелекту­альної власності на певну торговельну марку може належати одночасно кіль­ком фізичним та (або) юридичним осо­бам. Взаємовідносини при використанні торговельної марки, право інтелектуаль­ної власності на яку належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник може використовувати торго­вельну марку на свій розсуд, але жоден з них не має права давати дозвіл на ви­користання торговельної марки та пере­давати право власності на торговельну марку іншій особі без згоди решти влас­ників.

Іноземні особи та особи без грома­дянства мають рівні з особами України права щодо реєстрації торговельних ма­рок, відповідно до міжнародних дого­ворів України чи на основі принципу взаємності. При цьому іноземні та інші особи, що проживають чи мають пос­тійне місцезнаходження поза межами України, у відносинах з Державним де­партаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України (далі — Департамент) — центральним органом виконавчої влади з питань пра­вової охорони інтелектуальної власності

— реалізують свої права через зареєст­рованих в установленому порядку пред­ставників у справах інтелектуальної власності — патентних повірених.

Обсяг правової охорони, що надаєть­ся, визначається зображенням марки та переліком товарів і послуг, внесеними до Державного реєстру свідоцтв Украї­ни на знаки для товарів і послуг (далі

— Реєстр), і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру зображення марки та пере­ліком товарів і послуг. У свідоцтві за­значаються дата подання заявки, дата реєстрації марки, дата продовження строку дії свідоцтва, очікувана дата за­кінчення строку дії свідоцтва тощо.

Строк дії свідоцтва становить 10 років від дати подання заявки. На відміну від деяких інших об’єктів про­мислової власності (промисловий зра­зок, винахід, корисна модель) строк чинності виключних майнових прав ін­телектуальної власності на торговельну марку може бути продовжений необме­жену кількість разів ще на десять років. Для продовження строку дії свідоцтва необхідно сплати збір. Цей збір повинен бути сплачений протягом останніх шес­ти місяців дії свідоцтва. Документ на підтвердження сплати збору (платіжне доручення, квитанція) повинен надійти до Департаменту до кінця поточного пе­ріоду строку дії свідоцтва. Розмір збо­ру визначається відповідно до Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охоро­ною прав на об’єкти інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 груд­ня 2004 р. № 1716 (із змінами та до­повненнями). Збір за продовження дії свідоцтва може бути також сплачений, а документ про його сплату — надійти до Департаменту протягом шести міся­ців після встановленого строку. Однак розмір збору в такому випадку збіль­шується на 50 відсотків. У разі неспла­ти збору за продовження дії свідоцтва у встановлені законодавством строки, дія свідоцтва припиняється з першого дня періоду строку дії свідоцтва, за який збір не сплачено.

Набуття права інтелектуальної влас­ності на торговельну марку не завжди вимагає засвідчення свідоцтвом. Це сто­сується торговельних марок, які мають міжнародну реєстрацію, а також торго­вельних марок, які визнані в установле­ному законом порядку добре відомими.

Зміст правових можливостей власни­ка реєстрації позначення, а також межі їх здійснення ґрунтуються на основних принципах правової охорони торговель­них марок, визначених міжнародними договорами та спрямованих на забезпе­чення бажаного балансу між приватни­ми і державними інтересами, виключ­ними правами і вільною конкуренцією. Згідно з Угодою ТРІПС, права інтелек­туальної власності вважаються приват­ними правами, які набуваються лише за певних умов для нових, оригінальних позначень, що мають розрізняльну здат­ність, і обмежені як у часі і просторі, так і переліком маркованих ними то­варів та послуг. Права на торговельні марки є абсолютними і виключними суб’єктивними правами. Це означає, що власник прав на торговельну марку має право використовувати цю марку, а та­кож виключне право перешкоджати, за­бороняти чи дозволяти використовува­ти цю марку іншим особам. Відтак ніхто не може використовувати торговельну марку, що охороняється в Україні, без дозволу власника прав на неї.

Суть права на використання торго­вельної марки полягає у можливості її необмеженого комерційного вико­ристання для позначення товарів чи послуг, що виробляються і реалізують­ся чи надаються. Використанням торго­вельної марки визнається:

- нанесення її на будь-який товар, для якого зареєстровано марку, упа­ковку, в якій міститься товар, вивіску, пов’язану з ним, етикетку, нашивку, бирку або інший прикріплений до това­ру предмет;

- зберігання товару з нанесеною на нього маркою з метою пропонування для продажу;

- пропонування вказаного товару для продажу, продаж, імпорт чи експорт;

- застосування марки під час пропо­нування та надання будь-якої послуги, для якої її зареєстровано;

- застосування марки в діловій до­кументації чи в рекламі, а також в ме­режі Інтернет, в тому числі в доменних іменах.

Використання торговельної марки розглядається не тільки як право, але і як обов’язок власника прав на неї. Законо­давство України передбачає можливість дострокового припинення дії прав на тор­говельну марку, яке може бути повним або частковим у разі її тривалого безпе­рервного невикористання. Статтею 17 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» також закріп­лений обов’язок власника свідоцтва щодо добросовісного користування правами, що випливають із свідоцтва.

Допускається використання торго­вельної марки у формі, що відрізняється від зареєстрованої лише окремими еле­ментами, якщо це не змінює в цілому відмітності торговельної марки.

Особою, яка використовує торговель­ну марку, може бути як сам власник прав на цю марку, так і особа, якій такі права надані власником на підставі лі­цензійного договору, ліцензії (дозволу). За ліцензійним договором власник тор­говельної марки (ліцензіар) надає іншій особі (ліцензіату) право на тимчасове використання своєї торговельної марки на певних умовах. Умови ліцензійного договору визначаються його сторонами. Сторони визначають вид ліцензії, вид платежів, розмір та порядок розрахунків, територію та термін дії договору тощо. Обов’язковими умовами ліцензійного договору є обов’язок ліцензіата щодо забезпечення певного рівня якості про­дукції, що маркується торговельною мар­кою ліцензіара, та обов’язок ліцензіара щодо здійснення контролю якості такої продукції. Ці вимоги є певною гарантією для споживачів, які орієнтуються на вже відому торговельну марку. У разі коли товари ліцензіата будуть гіршої якості, ліцензіар зобов’язаний заборонити по­дальше маркування товарів переданою за договором торговельною маркою.

Власник свідоцтва має виключне право забороняти іншим особам вико­ристовувати без його згоди:

- зареєстровану марку стосовно на­ведених у свідоцтві товарів і послуг;

- зареєстровану марку стосовно то­варів і послуг, споріднених з наведени­ми у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи на­дає послуги;

- позначення, схоже із зареєстрова­ною маркою, стосовно наведених у сві­доцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого використання ці позначення і марку можна сплутати;

- позначення, схоже із зареєстрова­ною маркою, стосовно товарів і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги, або ці позначення і марку можна сплутати.

- При цьому виключне право власни­ка свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєс­тровану марку не поширюється на:

- здійснення будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або якщо було заявлено пріоритет до дати пріоритету заявки;

- використання марки для товару, введеного під цією маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після вве­дення його в цивільний оборот;

- використання кваліфікованого зазначення походження товару, що охороняється відповідно до Закону Ук­раїни «Про охорону прав на зазначен­ня походження товарів» від 16 червня

1999 р. № 752-ХІУ (із змінами і допов­неннями);

- некомерційного використання марки;

- усі форми повідомлення новин і коментарів новин;

- добросовісне застосування ними своїх імен чи адрес.

Суб’єкт права інтелектуальної влас­ності на торговельну марку має право розпоряджатися своєю торговельною маркою на власний розсуд. Він може здійснити передачу виключних майно­вих прав на торговельну марку іншій особі щодо всіх або частини товарів і послуг, для яких ця марка зареєстрова­на. Вона може бути як на платній, так і безоплатній основі та здійснюється на підставі цивільно-правового договору. В силу такого договору власник прав на марку відмовляється від подальшого її використання і передає всі права на неї набувачеві, який приймає на себе всі права та обов’язки власника прав на торговельну марку. Тобто здійснюється відчуження прав на торговельну марку. Існує одне обмеження щодо укладання та здійснення таких договорів. Переда­ча прав на торговельну марку не допус­кається, якщо вона може бути причи­ною введення в оману споживачів щодо товарів і послуг особи, яка виготовляє ці товари чи надає зазначені послуги.

Торговельну марку також можна вно­сити до статутного капіталу відповідної юридичної особи замість майна, гро­шей та інших матеріальних цінностей, для чого необхідна лише добра воля засновників відповідної юридичної осо­би. Отже, використання торговельної марки в статутному капіталі дозволяє: сформувати значний за своїми розміра­ми статутний капітал без відволікання коштів та забезпечити доступ до бан­ківських кредитів і інвестицій, викорис­товуючи торговельну марку як об’єкт застави нарівні з іншими видами майна; амортизувати торговельну марку у ста­тутному капіталі і замінити її реальни­ми коштами, включаючи амортизаційні відрахування на собівартість продукції, тобто капіталізувати торговельну мар­ку; власнику торговельної марки стати засновником при організації дочірніх та самостійних фірм без відгалуження коштів [3].

У разі передачі виключних майно­вих прав на торговельну марку іншій особі будь-яким способом необхідним є внесення відповідних змін та відомос­тей до Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Порядок внесення до Реєстру змін виз­начається Положенням про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2002 р. № 10 (із змінами та до­повненнями) та Інструкцією про подан­ня, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і пос­луг, затвердженою наказом Міністерс­тва освіти і науки України від 3 серпня 2001 р. № 576 (із змінами та доповнен­нями).

Слід звернути увагу на те, що права, які випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки на реєстрацію тор­говельної марки.

Статтею 497 Цивільного кодексу України та ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і пос­луг» передбачені підстави для достро­кового припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на тор­говельну марку, а саме:

- перетворення марки в позначен­ня, що стало загальновживаним як поз­начення товарів і послуг певного виду після дати подання заявки. Наприклад, торговельна марка «целофан» стала за­гальновживаним для позначення товарів певного виду. Підставою для припинен­ня дії свідоцтва у разі перетворення мар­ки в позначення, що стало загальновжи­ваним як позначення товарів і послуг певного виду, може бути тільки рішення суду, що набрало законної сили;

- відмова власника від свідоцтва пов­ністю або частково на підставі заяви, поданої до Державного департаменту інтелектуальної власності. Зазначена відмова набирає чинності від дати пуб­лікації відомостей про це в офіційному бюлетені «Промислова власність»;

- невикористання марки в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомос­тей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації. Підставою для припинення дії свідоцтва в такому ви­падку може бути тільки рішення суду, що набрало законної сили. Суб’єктом звернення до суду з приводу достроко­вого припинення дії свідоцтва в цьому випадку може бути будь-яка особа. Суд не вправі прийняти рішення про достро­кове припинення дії свідоцтва у зв’язку з невикористанням торговельної марки, якщо власник свідоцтва доведе поважні причини такого невикористання. Таки­ми поважними причинами, зокрема є:

- обставини, що перешкоджають використанню торговельної марки неза­лежно від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші вимоги до товарів і послуг, встановлені законо­давством;

- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари або надає послуги, під час використання торго­вельної марки особою, що звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг, відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.

Як зазначалося вище, власнику сві­доцтва належить право надавати іншим особам дозвіл на використання торго­вельної марки. У зв’язку з достроковим припиненням чинності виключних май­нових прав інтелектуальної власності на торговельну марку особі, яка викорис­товує торговельну марку з дозволу во­лодільця, можуть бути завдані збитки. В такому разі володілець, якщо інакше на встановлено законом чи договором, має відшкодувати зазначені збитки.

Права інтелектуальної власності на торговельну марку можуть бути визнані недійсними лише в судовому порядку шляхом визнання недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг. Відповід­но до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» від 15 грудня 1993 року № 3689-ХІІ (із змі­нами і доповненнями) свідоцтво може бути визнано недійсним повністю або частково у разі:

- невідповідності зареєстрованої тор­говельної марки умовам надання право­вої охорони;

- наявності у свідоцтві елементів зображення торговельної марки та пе­реліку товарів і послуг, яких не було у поданій заявці;

- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб.

Після набрання чинності рішенням суду про визнання свідоцтва чи його час­тини недійсними в офіційному бюлетені «Промислова власність» розміщується повідомлення про це.

Свідоцтво або його частина, визнані недійсними, вважаються такими, що не набрали чинності від дати подання за­явки.

Враховуючи те, що визнання прав на торговельні марки недійсними може бути здійснено лише у судовому по­рядку, необхідним є звернення без­посередньо до судової практики. Так, дуже корисними є рекомендації, ог­лядові та інформаційні листи Вищого господарського суду України, що регу­лярно видаються у порядку інформації та для врахування у розгляді справ метою правильного і однакового засто­сування господарськими судами норм чинного законодавства. Зокрема, Реко­мендації Президії Вищого господарсько­го суду України від 10 червня 2004 р. № 04-5/1107 «Про деякі питання прак­тики вирішення спорів, пов’язаних із за­хистом прав інтелектуальної власності» (із змінами і доповненнями); Рекомен­дації Президії Вищого господарського суду України від 29 березня 2005 р. № 04-5/76 «Про деякі питання прак­тики призначення судових експертиз у справах зі спорів, пов’язаних із захистом права інтелектуальної власності»; Інфор­маційний лист Вищого господарського суду України від 20 лютого 2007 р. № 01-8/91 «Про нормативно-правові акти, що регулюють питання, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелекту­альної власності»; Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 24 жовтня 2008 р. № 01-8/640 «Про Перелік питань, вміщених у до­кументах Вищого господарського суду України, які стосуються розгляду гос­подарськими судами справ, пов’язаних із захистом прав на об’єкти інтелекту­альної власності»; Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15 грудня 2008 р. № 01-8/724 «Про деякі питання призначення і про­ведення судових експертиз у справах, пов’язаних із захистом прав інтелекту­альної власності»; Оглядовий лист Ви­щого господарського суду України від 17 квітня 2006 р. № 01-8/847 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торго­вельну марку) (за матеріалами справ, розглянутих у касаційному порядку Ви­щим господарським судом України)»; Оглядовий лист Вищого господарсько­го суду України від 22 січня 2007 р. № 01-8/24 «Про практику застосуван­ня господарськими судами законодавс­тва про захист прав на знаки для то­варів і послуг (торговельні марки) (за матеріалами справ, розглянутих у каса­ційному порядку Вищим господарським судом України)»; Оглядовий лист Ви­щого господарського суду України від 27 червня 2008 р. № 01-8/383/1 «Про практику застосування господарськими судами законодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності»; Оглядовий лист Вищого господарсько­го суду України від 30 червня 2009 р. № 01-08/411/1 «Про практику засто­сування господарськими судами зако­нодавства про захист прав на об’єкти інтелектуальної власності (за матеріа­лами справ, розглянутих у касаційному порядку Вищим господарським судом України)» тощо. Значна увага, що при­діляється Вищим господарським судом України питанням застосування госпо­дарськими судами законодавства про захист прав на знаки для товарів і пос­луг, зумовлена тим, що переважна біль­шість таких справ розглядається саме в системі господарських судів України.

Ключові слова: торговельна марка, суб’єкти прав на торговельну марку, принципи правової охорони торговель­них марок, зміст права інтелектуальної власності на торговельну марку, визнан­ня свідоцтв на торговельні марки недій­сними, дострокове припинення чинності свідоцтв.

Стаття присвячена визначен­ню складу суб’єктів права інтелек­туальної власності на торговельну марку. Аналізується досвід Російсь­кої Федерації з цього питання. Виз­начається обсяг правової охорони, що надається торговельним маркам. Наводяться строк дії свідоцтва на знак для товарів і послуг, основні принципи правової охорони торго­вельних марок. Розкривається суть права на використання торговельної марки, порядок розпорядження пра­вами інтелектуальної власності на торговельну марку. Розглядаються випадки дострокового припинення чинності майнових прав інтелекту­альної власності на торговельну мар­ку, порядок визнання права інтелек­туальної власності на торговельну марку недійсним. Наводяться поси­лання на судову практику з зазначе­ного питання.

Статья посвящена определению состава субъектов права интеллек­туальной собственности на тор­говую марку. Анализируется опыт Российской Федерации по зтому воп­росу. Определяется объем правовой охраны, предоставляемой торговым маркам. Приводятся срок действия свидетельства на знак для товаров и услуг, основные принципы правовой охраны торговых марок. Раскрывает­ся суть права на использование тор­говой марки, порядок распоряжения правами интеллектуальной собствен­ности на торговую марку. Рассмат­риваются случаи досрочного прекра­щения действия имущественных прав интеллектуальной собственности на торговую марку, порядок признання права интеллектуальной собствен­ности на торговую марку недейс­твительным. Приводятся ссылки на судебную практику по данному воп­росу.

The article is devoted to the defini­tion of the subjects of intellectual prop­erty rights on the trademark. Analyzes the experience of the Russian Federa­tion on this issue. Determine the scope of legal protection afforded to trade­marks. Presents validity of the certifi­cate to sign for goods and services, the basic principles of legal protection of trademarks. Disclose the substance of the right on trademark, the procedure available to intellectual property rights on the trademark. The cases of early ter­mination of intellectual property rights on the trademark, the order of recog­nition of intellectual property rights to void the trade. Gives references to case law on this issue.

Література

1. Жаров В. Перспективи удосконален­ня законодавства України з питань право­вої охорони торговельних марок і геогра­фічних зазначень / В. Жаров, А. Міндрул / / Інтелектуальна власність. — 2005.

— № 10. — С. 14.

2. Промислова власність в Україні: про­блеми правової охорони» : зб. наук. ст. / за ред. Ю. С. Шемшученко, Ю. Л. Бошицького.

— К, 2004. — С. 548.

3. Цибульов П. Н. Основи інтелекту­альної власності : навч. посіб. / П. Н. Ци­бульов. — К. : ПВП, 2005. — С. 108.