joomla
КЛАСИФІКАЦІЯ ТОРГІВЕЛЬНИХ МАРОК ТА ЇХ ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ
Юридичний вісник. Повітряне і космічне право

УДК 347.772

О. В. Хортюк,

Старший викладач У науковій статті розглянуто класифікацію торгівельних марок та обґрунтовано їх правове значення і досліджено проблеми відповідності законодавства України з міжнародно-правовими нормами.

Ключові слова: марка, торгівельна марка, товарний знак, інтелектуальна власність.



Виконуючи функцію індивідуалізації товарів і послуг суб’єктів господарювання, гарантуючи їх якість, торгівельна марка стає дедалі важливі­шим економічним важелем в умовах активізації торгівлі та глобалізації міжнародного торгівель - ного простору.

Законодавство України про торгівельні мар­ки перебуває у стадії становлення. Необхідність вдосконалення законодавства України щодо визначення норм, пов’язаних зі змістом майнових прав інтелектуальної власності на торгівельну марку, визначення кола осіб, яким можуть нале­жати майнові права інтелектуальної власності на торгівельну марку визначає актуальність дослі - джувальної проблеми.

Загальнотеоретичною основою дослідження стали висновки, викладені у працях відомих цивілістів, в основному роботи Алексєєва С. С., Бобрової Д. В., Боднар Т. В., Брагінського М І., Вітрянського В. В., Грибанова В. П., Гопанчу - ка В. С., Дзери О. В., Довгерта А. С., Іоффе О. С., Кохановської О. В., Кузнєцової Н. С., Кулагі - на М. І., Луця В. В., Майданика Р. А., Підоприго - ри О. А., Спасибо-Фатєєвої І. В., Суханова Є. О., Толстого Ю. К., Халфіної Р. О., Харитонова Є. О., Шевченко Я. М., Шершеневича Г. Ф., Щербини В. С. та інших.

Визначення торгівельної марки вимагає роз­гляду питання про поняття об’єкта цивільних прав і об’єкта цивільних правовідносин. Правова наука виходить із того, що торгівельна марка - це об’єкт цивільних правовідносин.

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг», об’єктом знака може бути будь-яке позначення, або будь-яка комбінація позначень. Такими по­значеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів, а та­кож будь-яка комбінація таких позначень [1].

Згідно з ч. 1 ст. 492 Цивільного кодексу Украї­ни, торгівельною маркою може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами [2].

Умовою охорони таких позначень в якості марок є їх здатність відрізняти товари або послу­ги одного виробника від однорідних товарів і/або послуг іншого виробника. Головним є те, що позначення, яке подано не реєстрацію в якості торгівельної марки, має бути представлено графічно і сприйматись споживачами візуально.

Зовнішня форма вираження ідеї, закладеної в марці, може бути різною, оскільки торгівельні марки - це різноманітні умовні позначення, які розрізняються: за формою відображення; колом користувачів; сферою використання.

За формою відображення торгівельні марки бувають словесними, зображувальними, об’ємни­ми, комбінованими [3] та марки особливого роду - звукові, світлові, запах, тощо. Кожна з форм має свої специфічні ознаки.

Однак жоден закон не містить вичерпного пе­реліку, який би вказував на конкретні способи зовнішнього оформлення. Наприклад, законода­вство США крім вживання понять «слово» та «ім’я» оперує тільки родовими поняттями - символ, емблема і їх сполучення, але саме вони й охоплюються п’ятьма останніми видами (ст. 45 Закону Лєнхема). У Великобританії в якості торгівельних марок можуть розглядатися всі позна­чення, що можуть бути представлені графічно і мають можливість відрізнити товари або послу­ги одного підприємства від аналогічних інших підприємств (параграф 1 частини першої Закону 1994 р. щодо марок) [4].

За нашим порівняльним аналізом, широкий перелік видів матеріального втілення марки


Міститься в новому німецькому законі «Про ре­форму законодавства про торгівельні марки» відповідно до якого, торгівельні марки - це поз­начення, зокрема, слова, включаючи власні іме­на, малюнки, літери, числа, акустичні сигнали, зображення у трьох вимірах, включаючи форму товару або його упаковку, а також інші власти­вості зовнішнього вигляду, в тому числі колір, або поєднання кольорів, що можуть відрізнити товари або послуги одного підприємства від то­варів або послуг іншого підприємства» (частина 1 параграфу 3 розділу 1 частини 2 Закону) [5].

Необхідно зауважити, що можливість тільки візуального сприйняття торгівельної марки де­що звужує обсяг правової охорони марки, оскіль­ки, наприклад, звуки можна визначити не тільки як музичні фрази, а і як шуми будь-якого похо­дження і не можуть бути виражені нотами. Зви­чайно, що і труднощі виникають у графічному відтворенні таких позначень.

В якості торгівельної марки може бути вико­ристано будь-яке відоме слово, тому значна кіль­кість торгівельних марок є словесними позна­ченнями, але використовуються вони довільно і з таким змістом, що не виникає безпосередньо­го зв’язку між значенням слова в словнику і товарами, у відношенні яких така марка застосо­вується.

Словесні торгівельні марки мають особливий смисловий зміст, їх розпізнавальна сила предс­тавлена як семантикою слова (значеннєвим зна­ченням), так і фонетичним звучанням. Словесна марка індивідуалізується саме цими ознаками, незалежно від зовнішнього художнього (графіч­ного) її виконання. У світовій практиці словесні торгівельні марки становлять близько 80% усіх використовуваних марок.

Словесні торгівельні марки нерідко викорис­товують словосполучення, фрази, неологізми. У таких випадках, правова охорона надається ра­зом зі словом (словосполученням) його шрифто­вому рішенню. Слід зазначити, що словесні мар­ки також можуть бути суттєвим елементом ко­мерційних найменувань [6].

Слова, які можуть бути зареєстровані в якості тор - гівельної марки, поділяються на чотири категорії:

Перша - слова, які не несуть в собі інфор­мацію про товар (довільні, фантазійні), а отже їм внутрішньо притаманний розрізняльний харак­тер. Це можуть бути як і реально існуючі слова, так і вигадані;

Друга - слова, які натякають на природу това­ру (асоціативні). Спочатку вони не мають роз­різняльного характеру, але можуть набути його завдяки тривалому і широкому використанню;

Третя - слова, які надають пряму інформацію про товар (описові). Завдяки довгостроково­му та тривалому використанню, можуть набути розрізнювальних рис і стати придатними для ре­єстрації;

Четверта - слова, які являють собою загальні терміни (родові), що просто називають товари. Вони взагалі не підлягають захисту як торгівель­ні марки.

Проблемним є використання прізвища як єдиного елемента марки, оскільки визнання дійс­ності такої марки може стати перешкодою до ко­ристування прізвищем у комерційному обігу всі­ма однофамільцями [7].

Об’єкт, який може виступати в якості тор - гівельної марки з позиції законодавства про торгівельні марки, може одночасно бути дещо іншим, якщо його розглядати в іншому аспекті. Цей факт робить його об’єктом подвійного право­вого режиму. Якщо, наприклад, підприємець ви­користовує своє прізвище в якості торгівельної марки, то це прізвище в рамках одного правово­го режиму є об’єктом регламентації в якості торгівельної марки, а в рамках іншого - в якості прізвища. Ці правові режими існують незалежно один від одного, і якщо, наприклад, підприємець змінює свою торгівельну марку, то це не значить, що він повинен змінити і своє прізвище. Теоре­тично права і обов’язки щодо торгівельних марок не повинні впливати на права і обов’язки, які існують в рамках інших інститутів права.

Простежується тенденція у цивільному праві України щодо захисту інтересів споживача від змішання чи обману, коли особа, яка претендує на торгівельну марку, створила ситуацію, за якої марка складається з його прізвища та ідентифі­кує і відрізняє його товари. Такі обмеження і пра­вила у відношенні використання прізвищ в якості торгівельної марки мають за мету захист інтересів майбутніх підприємців, пов’язаних із виготовленням однорідних товарів щодо вико­ристання їх прізвищ у процесі здійснення вироб­ництва чи торгівлі.

Як торгівельну марку будь-який громадянин може зареєструвати своє ім’я, прізвище, по бать­кові й зображення (портрет) в тому випадку, як­що виключне право на них не належать іншому. У протилежному разі необхідно одержати згоду того, хто «зареєструвався» першим чи якщо цією людиною виявиться відома особистість (ч. 4 ст. 6 Закону). Відповідно до Закону не реєструються як марки позначення, що відтворюють прізвища, імена, псевдоніми і похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їхньої згоди і які не мають розрізняльної здатності, чи якщо ці позначення є надбанням історії і культури держа­ви (наприклад, позначення «Леся Українка»).

Прізвищу в якості торгівельної марки може бути надано правову охорону в тому випадку, ко­ли воно є не тільки ім’ям власним, але й має смислове, словникове значення. Наприклад, мо­же бути надано правову охорону прізвищу «Це - кало», заявленому у відношенні послуг «продю - сирування». Якщо позначення є тільки прізви­щем і не має іншого значення, розкритого в слов­никах, довідниках, енциклопедіях тощо, то мож­на зробити висновок про те, що прізвище не має розрізняльної здатності. Такий висновок варто визнати тим більше переконливим, чим більше поширеним є заявлене на реєстрацію прізвище. При цьому висновок про відсутність розпізна­вальної здатності не може залежати від того, що прізвище вказано у множині, наприклад «Сурма­чі», чи в будь-якій відміні з прикметником, на­приклад, «Від Фесенка».

Коли позначення складається з прізвища та інших елементів, необхідно оцінити його значен­ня і положення в просторі (займає воно доміну­юче чи не домінуюче положення) і розпізнаваль­ну здатність у цілому. При цьому слід враховува­ти, що включення в позначення поруч із прізви­щем імені підсилює розпізнавальну здатність позначення (наприклад відома українська тор - гівельна марка «Михаїл Воронін»). Можуть під­силити розпізнавальну здатність позначення, що містить прізвище, зображувальний елемент чи опис товарів в оригінальній графічній манері, змен­шуючи при цьому домінуючий вплив прізвища. Щодо відомих прізвищ, то такі позначення не під­лягають реєстрації, якщо відсутній дозвіл особи, якій вони належать. Так, Верховний суд м. Он­таріо заборонив використання відомого імені Rothschild торговцю тютюном Th. Hinds, який на­звав свій магазин «Rothschild at Yorkville».Th. Hinds знав, що прізвище Rothschild асоціюється з багат­ством та всесвітньо відоме. Щоб продемонстру­вати якість і престиж своєї продукції, він дав ма­газину найменування «Rothschild at Yorkville». Суд визнав дії Th. Hinds протиправними [8].

Реєстрація літер в якості торгівельної марки не виключає можливості використання суспіль­ством цих літер у словах чи у вигляді абревіатур. Складність для майбутніх правоволодільців марки може виникнути тоді, коли абревіатура з’явилася в словнику слів раніше, ніж заявку бу­ло подано на реєстрацію аналогічного сполучен­ня букв. Можливим виходом із цієї ситуації мо­же бути перетворення марки у вільну марку, що використовується усіма.

У Великобританії сполучення трьох чи більше літер реєструється лише за умови доказу стороною розрізняльного характеру. У справі «Vuitton» бу­ло визнано розрізняльну здатність окремих літер «LV» в якості торгівельної марки [9]. Якщо особа доведе, що протягом тривалого часу використо­вувала торгівельну марку на території всієї країни, і вона набула іншого значення, то позначення з двох чи більше літер має право на існування.

Серед словесних торгівельних марок особли­ву складність являють собою географічні найме­нування. Згідно із загальним правилом, геогра­фічні терміни не підпадають під захист законодав­ства про торгівельні марки. Таку заборону спря­мовано на обмеження переважного права окре­мої особи використовувати географічні назви, які є суспільним надбанням. Але цілком можли­во, що їхнє тривале використання може призвес­ти до того, що географічна марка набуде вторин­ного значення. Для реєстрації в якості торгівель - ної марки можуть допускатись такі географічні найменування:

По-перше, якщо географічне найменування використовується в якості торгівельної марки довільно і фантазійно у відношенні певних това­рів, то немає причин для відмови (наприклад, «Полюс» для шоколадних батончиків);

По-друге, коли географічне найменування є назвою маленького села чи міста, що не мають промислових підприємств;

По-третє, коли географічне найменування на­буде вторинного значення, що значно більш відо­ме, ніж географічна назва.

У Німеччині не реєструються марки, що скла­даються винятково з указівок на місце виробни­цтва, оскільки всі виробники і продавці, що зна­ходяться в цьому місці, повинні мати право ви­користовувати дане найменування. Використан­ня таких найменувань створює дуже точну уяву про місце походження товару і певних його якос­тей. Маркування такими марками товарів, зроб­лених в іншому місці, вводило би споживачів в оману, була б, власне кажучи, помилковою чи обманною. Але, якщо таке позначення правдиво відображає місце походження, то не можна до­пустити, щоб його використання для маркуван­ня товарів було монополізовано одним підпри­ємством на шкоду всім іншим, розташованим у даній місцевості.

Як торгівельні марки можуть іноді викорис­товувати певні фрази - рекламні гасла, які містять звертання, оригінально сформульовану ідею, що стосується товару. На товарах такі гасла вико­ристовуються рідко, зазвичай - у рекламі. Однак реєстрація їх у якості торгівельної марки допус­кається тільки за умови розпізнавальної здатності.

Зображувальні торгівельні марки - це різно­манітні позначення, абстрактні зображення, символи у вигляді малюнків, орнаментів, сим­волів, зображень тварин, предметів, які розроб­ляються на основі використання зображень, ві­домих пам’яток історії та культури, археоло­гічних споруд, географічних об’єктів, народних орнаментів[3].

До зображувальних торгівельних марок пред’являються ті ж вимоги, що й до словесних. Так, коли марка являє собою зображення гео­графічної карти держави, то їй буде відмовлено за тими ж підставами, що і слову, яке є назвою даної держави (наприклад, «Canada»), зобра­ження тютюнового листа для тютюнових ви­робів - за тими ж підставами, що й слову «лист» (описовий характер).

Французьке законодавство визначає зобра­жувальні позначення як малюнки, етикетки, пе­чатки, клейма, рельєфи, голограми, логотипи, синтетичні зображення; форми, зокрема форми товарів або їх упаковки, або форми, що характе­ризують послуги; розташування, комбінації чи поєднання кольорів та їх відтінки [4].

У відношенні зображувальних торгівельних марок іноді виникають колізії, чи може зобра­ження розглядатися як торгівельна марка, чи ж це просто елемент, який прикрашає. У справі In re Schenectady Varnish Company, Inc. заявник подав на реєстрацію в якості торгівельної марки для синтетичної смоли зображення, що скла­дається із хмари і спалаху блискавки на ній та слова «Schenectady», написаного великими літе­рами через центральний горизонтальний відрі­зок спалаху блискавки. Відмовляючи в реєстрації, Апеляційна судова комісія з торгівельних марок заявила, що «фон разом зі словом «Schenectady» настільки змішуються, що вони здатні робити тільки єдине враження, і середній споживач не буде розглядати зображувальний фон як окре­мий засіб ідентифікації». Однак на прохання за­явника, 11 з його промислових покупців заяви­ли, що вони сприймають зображення, яке вико­ристовується протягом багатьох років заявни­ком, як торгівельна марка, що ідентифікує ви­нятково товари заявника. Крім того, ряд покуп­ців здійснювали вибір товарів заявника, орієнту­ючись на це зображення. Апеляційний суд виз­нав інше значення і право заявника на реєст­рацію зображення [10].

На нашу думку, кольори повинні виключа­тись з охорони в якості торгівельної марки, тоб­то не можуть бути будь-ким монополізовані. Але допускається реєстрація колірних сполучень і сполучень кольору з іншими зображеннями. Однією з умов надання охорони є доказ того факту, що споживачі ідентифікують товар завдя­ки даному кольоровому оформленню. Колір у сполученні з якою-небудь емблемою цілком є прийнятним для реєстрації: голубий колір, червоний трикутник. Так, у справі «Smith, Kline and French Laboratories Ltd.» проти «Sterling­Winthrop Group Ltd.» позивачу дозволили за­реєструвати 10 характерних комбінацій кольорів для торгівельної марки на знеболюючий засіб тривалої дії, який продається у круглих капсу­лах, ухваливши, що саме колір, а не форма капсу­ли є відмітною ознакою ліків [іі].

Об’ємні торгівельні марки - це зображення марки у вимірах довжини, ширини та висоти. Об’ємні торгівельні марки мають не просто повторювати зовнішній вигляд предмета, а обо­в’язково містити якийсь новий елемент. Форма виробу повинна бути оригінальною і здатною виділяти товар конкретного виробника з ряду однорідних товарів [6].

У Франції оригінальна і здатна розрізняти то­вари форма підлягає захисту, за умови, що вона не пов’язана з функціональними характеристи­ками товару. У Великобританії упаковка не ре­єструється як торгівельна марка, але допускаєть­ся реєстрація емблеми у вигляді оригінальної форми пляшки чи іншої упаковки, як таке, що може мати розрізняльну здатність чи може набу­ти її в результаті використання. Форма тари для продукції, хоча і не має функціонального значен­ня, але може бути зареєстрована, якщо вона іден­тифікує продукт і виділяє його з аналогічної про­дукції інших виробників. Так, у справі «Haigand Haig Ltd.» відома пляшка для віскі із заглиблен­нями була визнана відмінною внаслідок набуття іншого значення [11]. Одержання охорони у виг­ляді торгівельної марки залежить від наявності розпізнавальних властивостей, тобто від здатнос­ті зразка чи його окремих рис вказувати на похо­дження товару, пов’язаного з певним джерелом.

Згідно із законодавством України форма вза­галі не може бути зареєстрована в якості торгі - вельної марки. Оскільки функція правової охо­рони, яка надається реєстрацією, - забезпечення захисту марки, але не маркованого нею товару чи його упаковки, тому не може бути монополізова­на. Торгівельна марка повинна бути такою, щоб була можливість представити її візуально і вико­ристовувати на поверхні товару чи включити в структуру товару. Так, у справі «In re James Mark» позивач продавав графіт у різній формі, у тому числі і куполовидному, що була найбільш популярною в покупців. На етикетках фірми стали зображувати чорний купол. Позивачу доз­волили зареєструвати торгівельну марку з чор­ним куполом, відмовивши в реєстрації реальної форми самого виробу. Схожим було рішення Па­лати лордів від 8 травня l986 р. про відмовлення в реєстрації фірмі «Coca-Cola» в якості торгі­вельної марки пляшку для свого знаменитого на­пою, оскільки сама пляшка не має розрізняльної здатності і, отже, не може бути монополізована [ll].

Цей перелік торгівельних марок не є вичерп­ним. Крім того, існують так звані особливі тор - гівельні марки. До них можна віднести звукові (мелодії); світлові (неонова реклама); позначен­ня, що мають запах; рухові позначення (позна­чення зображення, що рухається), голографічні.

Звуковими знаками можуть служити: звук мо­тоцикла «Харлей Девідсон», звук дзвону, іміта­ція ричання лева, електронні звуки, а також му­зичні фрази.

Прикладом запаху як торгівельної марки мо­жуть бути: запах парфумів «Chanel», запах кінсь­кого поту для шкіряних сидінь автомобіля «Ford Mustang».

Прикладом торгівельної марки - позначення, що рухається, може бути анімаційне зображен­ня, геометрична фігура, що здійснює певні рухи, які можна відтворити зображенням.

В якості торгівельної марки у вигляді голо­грами може бути, наприклад, зображення на кре­дитній картці, яке змінюється в залежності від кута, під яким на нього дивитися.

Таким чином, необхідно зазначити, що де­тальна регламентація в ч.2 Закону та ст. 492 ЦК України конкретних допустимих форм зовніш­нього вираження торгівельної марки (видів) є зайвою, достатньо вказати що об’єктом марки мо­же бути будь-яке позначення або будь-яка ком­бінація позначень, здатних відрізнити товари та послуги одних осіб від товарів та послуг інших осіб і які мають бути представлені графічно і сприйматись споживачами візуально, оскільки позначенню, що відповідає всім вимогам охоро - ноздатності торгівельної марки, але має неперед­бачену законом форму, практично ніколи не відмовляється в охороні.

Література

1. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» ВР України. - 1994. - № 7. - Ст. 36.

2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 ро­ку № 435-IV.

3. Цивільний кодекс України: Науково-практич­ний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 692 с.

4. Кожарська І. Охорона знаків для товарів та послуг в Європейському співтоваристві // Інтелек­туальна власність. - №6. - 2002. - С. 6-11.

5. Сухарева Е. К. Товарный знак, его правовая сущность и порядок регистрации. - М.: ЦНИИПИ, 1962. - С. 20-21.

6. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У 2 т. / За заг. ред.. Я. М. Шевченко. - Вид. 2-ге, доп. і перероб. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Т. 1. Загальна частина. - 696 с.

7. Свядосц Ю. И. Правовая охрана товарных зна­ков в капиталистических странах. - М.: ЦНИИПИ, 1969. - 189 с.

8. Малаева Л. З. Судебные решения о защите от незаконного использования наименования Roths­child в Канаде // Изобретательство. Патентное дело. Патентная информация. Реферативный сборник. - М., 1989. - № 1. - 37 с.

9. Ариевич Е. А. Доктрина функционального ис­пользования товарного знака в судебной практике США // Изобретательство и патентное дело. Рефе­ративный сборник. - М., 1987. - № 4. - 68 с.

10. USPQ, 1960. - vol. 126. - Р. 343 - 395.

11. Тимохина Н. Ю. Дизайн, форма и цвет: сравни­тельный анализ законов о товарных знаках Великоб­ритании и США // Изобретательство. Патентное де­ло. Патентная информация. Реферативный сборник. - М., 1991. - № 4. - С. 47-48.



А. В. Хортюк

Классификация торговых марок и их правовое значение.

В научной статье рассмотрена классификация торговых марок и обосновано их правовое значение и ис­следованы проблемы соответствия законодательства Украины с международно-правовыми нормами.

A. V. Hortyuk

Classification of trademarks and their legal significance.

This scientific article deals with the classification of tradenames, defines their legal meaning and studies the prob­lem of corresponding of Ukrainian legislature to international legal norms.